רישום סימן מסחר - חלק מהותי בתהליך המיתוג של כל עסק

כללי:

מבין מגוון זכויות הקניין הרוחני, סימן המסחר הרשום  (Registered Trademark) הינו הזכות המשפטית הכרוכה ביותר עם תהליך המיתוג. חשיבותו המכרעת של המיתוג ברורה ומובנת לרוב בעלי העסקים בחברה הצרכנית המודרנית – מעסקים קטנים ועד חברות ענק. אלא שבאופן מפתיע למדי, אין הלימה בין ההכרה בחשיבות המיתוג ככלי הכרחי לשיווק מוצלח, לבין ההכרה בחשיבות סימן המסחר ככלי משפטי ראשון במעלה המאפשר לבעל המותג להגן בצורה יעילה ומהירה על המותג אותו בנה.

בזכות המיתוג והבידול מכיר קהל הצרכנים מוצרים כגון תנובה, שטראוס וקוקה-קולה מתחום המזון, טמבור ואיטונג מתחום הבניין, קסטרו, LEVI'S, ו-NIKE מתחום ההלבשה,APPLE ,SAMSUNG ו-NIKON מתחום המחשבים, הסלולר והצילום וכמובן מותגים רבים אחרים. ציבור הצרכנים יודע מהם המוצרים שימכרו תחת מותגים אלו והיכן לרכשם היות והוא מקשר בין המוצרים והשירותים שמעניקים אותם יצרנים ומשווקים לבין השם והלוגו שלהם – אשר מהווים, בשפת המשפט, את "סימן המסחר" שלהם.

סימן מסחר כשמו כן הוא – הוא משמש ליצרן ולמשווק לסימון המוצרים והשירותים בהם הוא סוחר. מטרתו העיקרית היא לבדל את המוצר או השירות של בעל סימן המסחר מהמוצרים והשירותים של יצרנים ומשווקים אחרים. בעידן המודרני התחרותי קיימת חשיבות עליונה לזיהוי מוצרים מהיר תחת סימן מזהה אשר מייחד אותם לעומת המוצרים המקבילים בתחום.
 
כך, בדין הישראלי,פקודת סימני המסחר מגדירה את סימן המסחר באופן הבא (סע' 1  – הגדרות):
"סימן" – אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה"
"סימן מסחר" – סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;
מכאן שסימן מסחר יכול להיות כמעט כל דבר: כל מילה, איור ואף צלילים (בגדר "אותות אחרים") יכולים להיות סימני מסחר אם אכן באמצעותם ניתן לסמן את המוצר באופן שהצרכן יקלוט ויזהה את הסימון בחושיו. למותר לציין כי לוגו מעוצב היטב הוא דוגמא קלאסית לסימן מסחר – אם כמילה, אם כאיור ואם כשילוב של שניהם.
 
סימן מסחר כזכות "שלילית":

כזכות משפטית סימן המסחר נחשב ל"זכות שלילית" היות והוא מעניק לבעליו את הזכות למנוע מאחרים את השימוש בסימן בקשר למוצרים או שירותים מאותו הגדר בו רשום הסימן. בכך מאפשר סימן המסחר הרשום לבעליו, אשר שקד על פיתוח וטיפוח של מותג מבדל, להגן על המוניטין אשר אותו מותג מבדל צבר במשך השנים ולמנוע מאחרים – ובעיקר ממתחרים – לנצל את אותו מוניטין. המוניטין וחזרת הקונים אל המוצרים הנמכרים תחת אותו סימן מסחר מאפשרים לבעל העסק ליהנות מפרי תהליך מיתוג מוצלח.

קשת הסעדיםאשר מעניק הדין לבעל סימן מסחר רשום שסימנו הופר הינה רחבה והם יכולים לכלול, בין היתר, צווי מניעה של בית המשפט האוסרים על המפר לעשות שימוש כלשהו בסימן וקביעת פיצויים לבעל הסימן בגין ההפרה (וכמובן שילוב של שניהם).
 
סימן מסחר –על הרתעה ומשל האריה:
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, יתכן והדרך הטובה ביותר להמחיש עד כמה רישום סימן מסחר יכול להשתלם היא דווקא במעין "הפוך על הפוך" - באמצעות ההסבר המובא להלן ואשר לרוב נשמט ממערכת השיקולים שלנו והוא מתמצה במילה אחת "הרתעה".לצורך המחשת הסבר ההרתעה יש להניח שתי הנחות יסוד:
הנחת היסוד הראשונה חייבת להיות כי כל סכסוך משפטי אשר מטרתו לאכוף זכויות – טובות וחזקות ככל שיהיו (כגון סימן מסחר רשום) – נושא בחובו סיכון לעלויות משפטיות גבוהות עבור שני הצדדים, וכל זאת בשעה שרמת הוודאות לגבי סיום הסכסוך עלולה להיות נמוכה מכיוון שהוא תלוי, בין היתר, בהתנהגות הצד השני, בטענות שיעלה וכמובן שלבסוף גם בהכרעות בית המשפט.
 
הנחת היסוד השנייה צריכה להיות כי בשוק פועלים גם "משתמשים חכמים" אשר להם מודעות לקיומן של זכויות קניין רוחני, למשמעותן ולחובה לכבדן. כך, בהינתן שבעל המותג רשם סימן מסחר והסימן פורסם לציבור הרחב, ניתן להסיק כי גם אם יהיו משתמשים אשר יחפצו לעשות שימוש בסימן זה (או בסימן דומה לו עד כדי הטעיה), הרי שלפחות חלקם ימנעו מלעשות זאת ולו מתוך הידיעה שהם מסתכנים בהפרת סימן מסחר רשום על כל המשתמע ממנה.במילים אחרות, "משתמש חכם" (או זה המקבל ייעוץ משפטי חכם) אשר פועל בתום לב ואינו בא בכוונת מכוון לנצל מוניטין של אחר, יבצע בדיקות בסיסיות בטרם יתחיל להשתמש בסימן מסחר כלשהו עבור מוצריו או עבור השירותים שהוא מספק. אם וכאשר משתמש זה ימצא כי סימן המסחר בו הוא חושק נרשם כבר על שם בעלים אחרים (כלומר "הסימן כבר תפוס") ניתן להניח כי יעדיף לבחור בסימן אחר, או לכל הפחות יעשה מאמץ להתרחק ככל האפשר מסימן המסחר הרשום וזאת מעצם החשש מהפרת הסימן הרשום ומהסכסוך המשפטי האפשרי בגינה.

בכך, עצם רישום המותג כסימן מסחר ופרסומו לציבור כסימן מסחר רשום, מביא פעמים רבות להרתעת מפריםפוטנציאליים ומונע מלכתחילה סכסוך משפטי יקר ומיותר – תוצאה אשר לרוב עדיפה עבור בעל סימן המסחר ו"המשתמש החכם" כאחד. יש להדגיש - גם אם בעל הסימן עצמו כלל אינו מודע לעובדה כי סכסוך משפטי נמנע מלכתחילה בגין רישום סימן המסחר הרי שהתוצאה מבחינתו זהה.

נמשיל זאת לאריה המסמן את גבולות נחלתו בסוואנה באמצעות קביעת נקודות ריח על גבי צמחים– מעין "סימני ריח". הרי בעצם פעולת סימון הטריטוריה הוא מרתיע את רוב הפולשים ומונע מעצמו את הצורך להתעמת מול כל פולש פוטנציאלי. הרוב אכן נרתעים, "מבינים עניין" ולא יכנסו לנחלתו ויפרו את שלוותו. גם האריה כמובן אינו יודע כמה פעמים נמנע ממנו סכסוך בגין אותם "סימני הריח". מי שבכל זאת יפר את שלוות האריה צפוי להתעמת מול יריב חזק במיוחד.

במאמר מוסגר יצוין כי התנאים לקיומה של הרתעה והאפשרויות למדוד את הצלחתהמבחינה אמפירית נידונו רבות דווקא בתחום היחסים הבינ"ל – יחסים בין מדינות ו/או בין מדינות לארגוני טרור שונים. תיאוריות שאינן קשורות לתחום מאמר זה עסקו בכךרבות[1]. אחד הפרמטרים לביסוסה של הרתעה על פי תיאוריות מתחום היחב"ל הוא נכונות בעל הכוח להשתמש בכוחו ביום פקודה. הדבר דומה למדי גם בתחום המשפט – כך למשל, יתכן כי בעל סימן המסחר יאלץ בכל זאת לאכוף את זכותו בהליך משפטי ועצם האכיפה תהדהד ותהווה אבן דרך לביסוס ההרתעה שלו לעתיד ותחסוך ממנו סכסוכים נוספים. אך גם במקרה מסוג זה – אשר בו בסופו של יום לא נחסכה עלות הסכסוך המשפטי –אין ספק כי עדיף לבעל מותג להגיע לבית המשפט כאשר המותג שלו רשום כסימן מסחר.  
 
מכל האמור לעיל נובע כי אסור להתבלבל – אין לחשוב כי סימן מסחר נועד עבור ה"גדולים" בלבד דוגמת חברות הענק ששמן הוזכר לעיל. אין למשוך בכתף ולמלמל בהשלמה: "כן, כן - בשלב הבא…", "אולי כשנגדל ונתפתח…", "זה באמת מאוד חשוב אבל…". נהפוך הוא – כל בעל עסק השואף למיתוג, בידול וצבירת מוניטין לאורך זמן חייב לשאוף להשיג בהקדם בלעדיות בשימוש במותג בו הוא מאמין ומשקיע ודרך המלך היא באמצעות רישום סימן מסחר כמפורט להלן.
 
רישום סימן המסחר:
קיום ההגנה המשפטית בישראל תחת פקודת סימני המסחר מחייב את רישום סימן המסחר בפנקס סימני המסחר. ובפשטות – בכדי שבעל המותג יהנה מהגנה משפטית תחת דיני סימני מסחר עליו לנקוט בפעולה פוזיטיבית ולרשום את המותג שעליו הוא חפץ להגן כסימן מסחר. כך לדוגמא: בעלים של מחלבה המעוניין ליהנות מבלעדיות על שימוש במותג "שירת רועים" לשיווק גבינות צאן יתכבד ויבקש לרשום את המותג "שירת רועים" כסימן מסחר עבור סוג הסחורות הרלוונטי (כגון גבינות ומוצרי חלב). אם תעמוד הבקשה לרישום סימן מסחר בדרישות הדין אשר קבע המחוקק ותתקבל אזי יהפוך הסימן לסימן מסחר רשום בישראל.

בין הדרישות שקבע המחוקק ניתן למנות את הדרישה כי הסימן יהיה בעל אופי מבחין (שיהיה ניתן באמצעותו להבחין בין הטובין של בעל הסימן לטובין של אחרים) ואת הדרישה כי הסימן לא יהיה בגדר רשימת הסימנים שאינם כשירים לרישום. בנוסף, על פי הדין, על בעל הסימן להשתמש בפועל בסימן המסחר ולכל הפחות להתכוון לעשות שימוש כזה  - החוק אינו מתיר "תפיסת" או "שמירת" סימנים שלא לצורך מסחר. בהקשר זה יצוין כי בסמכות רשם סימני המסחר גם לבטל סימני מסחר רשומים אשר השימוש בהם בפועל בשוק חדל לגמרי בכפוף לתנאי הדין.
 
לבסוף,בהקשר לרישום הסימן ראוי לציין שני דברים נוספים:

1. רישום סימן המסחר בישראל לא יעניק הגנה מחוץ לישראל – ככל שנדרשת הגנה במדינות אחרות הרי יש להגן על הסימן גם בהן. בשנת 2010 הצטרפה ישראל לאמנת פרוטוקול מדריד לרישום סימנים בינ"ל דבר המאפשר להגיש, באמצעות מחלקת סימני מסחר ברשות הפטנטים הישראלית, בקשה בינ"ל אחת המבוססת על בקשה ישראלית או סימן ישראלי רשום, ובאמצעותה לבקש את רישום הסימן בכל המדינות החברות.
2. באופן עקרוני גם סימן מסחר אשר אינו רשום זכאי להגנה תחת החוק אך ההגנה עשויה להיות פחותה בהשוואה לסימן מסחר רשום ואף הדרך המשפטית להשגת המטרה (מניעת צד שלישי מלעשות שימוש בסימן ו/או קבלת פיצוי בגין הנזק) עלולה להיות קשה, מורכבת ויקרה יותר. לדוגמא: כאשר בעל עסק השקיע במיתוג ובלוגו אך נמנע מלרשום אותו כסימן מסחר, ולאחר זמן מה הוא מגלה כי אחד ממתחריו עושה שימוש באותו לוגו אזי עילת התביעה העיקרית העומדת לבעל העסק תהיה בגין עוולת גניבת עין – אלא שבעילה זו על בעל העסק מוטל להוכיח כי הלוגו שלו רכש מוניטין בעוד שבעל סימן מסחר רשום אינו נושא בנטל להוכיח מוניטין.

כל עוד סימן המסחר לא נרשם בפנקס סימני המסחר יכול הבעלים לעשות שימוש בסמל “TM” בצמוד לסימן דבר המעיד כי זהו סימן המסחר המייצג את עסקיו ואולי כבר הגיש בקשה לרישומו כסימן מסחר רשום. הסימון ® מעיד כי סימן המסחר הוא בגדר סימן מסחר רשום (Registered) ובעליו נהנה מהגנה ע"פ פקודת סימני המסחר. לאור ההסבר שהובא לעיל בסוגיית ההרתעה הרי שאנו ממליצים לעשות שימוש בסימונים אלו בהתאם לדין.
 
סוף מעשה במחשבה תחילה – סימן המסחר כאבן דרך ראשונית בתהליך המיתוג:
תהליך המיתוג או המיתוג מחדש  (Branding/Re-branding) הוא תהליך בו מושקעת מחשבה יצירתית רבה. כך למשל, לעיתים נבחר שם עסק חדש לגמרי או ששם העסק הקיים עובר שינוי כלשהו; לעיתים שם העסק עצמו נותר אך הלוגו מוחלף או עובר שינוי. בנוסף, פעמים רבות המותג הראשי (כגון שם החברה או העסק) נותר כשהיה אך תחתיו נוספת עוד סדרת מוצרים או שירותים אשר מוצעים לציבור הצרכנים והם אלו הדורשים מיתוג.

בתהליך המיתוג מתקיימים יחסי גומלין בין אנשי מקצוע מחוץ לעסק ובין הדרג המקצועי והמחליט בתוך העסק. השלב בו חשוב לשלב בתהליך זה את איש המקצוע האמון על סוגיית הקניין הרוחני ועל רישום סימן מסחר הוא השלב הראשוני אשר בו נבחר השם המסחרי של העסק או השם המסחרי המיועד לאחד המוצרים. העלאת סוגיה זו בראשית תהליך המיתוג עשויה לחסוך עלויות רבות בהמשך, לחסוך עגמת נפש ולהקטין במידה משמעותית את הסיכון המשפטי בגין סכסוכים משפטיים עם צדדים אחרים.

כך, ולשם דוגמא בלבד: חברה הבוחרת שם מסחרי למוצר חדש מבלי שטרחה ראשית לבחון האם אותו שם כבר רשום כסימן מסחר בבעלות אחרת, עשויה להיקלע למצב שדווקא לאחר תהליך המיתוג החדש ותחילת שיווק המוצרים החדשים בשוק תמצא עצמה חשופה לסיכון של סכסוך משפטי ואף לתביעת הפרת סימן מסחר מצד בעליו של סימן המסחר. כל סכסוך משפטי שכזה עלול להוריד לטמיון את כל התהליך המיתוג של השם המסחרי החדש שנבחר (למשל הכרח להוריד את כל המוצרים מהמדפים) ואף לגרור חובת תשלום פיצויים בגין הפרה לבעלי סימן המסחר הרשום.

יודגש כי הדוגמא שלעיל הינה דוגמא כוללנית ואין בה לשקף את מכלול הסיכונים בדין לרבות הפרת סימן מסחר מוכר היטב אשר לא נרשם בישראל. בנוסף, ההכרעה בשאלה איך ומתי התבצעה הפרת סימן מסחר נתונה לשיקול דעת בית המשפט וכפופה לכללי הדין אך יש להיות מודעים לכך שהפרת סימן מסחר אינה מוגבלת רק למצב בו נעשה שימוש בשם זהה לגבי מוצרים זהים. יש לבחון על כן, לאור פקודת סימני המסחר וההלכה הפסוקה, את קשת האפשרויות והסיכונים הקיימים בכל מקרה לגופו.
לכן, דווקא בשלב הראשוני של איתור וביסוס השם המסחרי או הלוגו אשר עבורו נעשה המיתוג, יש לבצע את הבדיקה המשפטית לגביו בשני חתכים עיקריים:
א.  האם השם המסחרי שנבחר יכול להפוך לסימן מסחר רשום? או בשפה המשפטית – האם הסימן כשיר לרישום כסימן מסחר. כאמור לעיל המבחנים לכשירות מפורטים בדין ויש סביבם הלכות משפטיות מפורטות והחלטות חדשות הניתנות כל העת. יש לבחון את השם המסחרי לאור הדין וההלכה הפסוקה ולעיתים אף ניתן לבצע שינוי קל ויצירתי שיהפוך את השם המסחרי מבלתי כשיר לרישום לכשיר.
ב.   גם כאשר השם המסחרי הנבחר נראה מוצלח מבחינה שיווקית ועל פניו נראה ככשיר לרישום, עדיין מתחייבת בדיקה יסודית לעניין היותו זמין לרישום (לא תפוס ע"י אחרים). שמא חיפוש במאגרי המידע יגלה כי כבר נרשמו או נתבקשו לרישום סימנים זהים או דומים לו? ככל שקיימים כאלו הרי שסביר למדי כי הבקשה לרישום סימן מסחר תידחה בגינם וגרוע מכך – יציאה לשוק מבלי להתחשב בסימני המסחר הללו תחשוף אתכם לתביעה בגין הפרת סימן מסחר. בדיקה זו חייבת להיעשות בעין מקצועית ומנוסה ותוך העלאת השאלות הנכונות כגון סוג המוצרים והשירותים שלכם? הארצות בהם אתם שוקלים לשווק? רמת הקרבה והדמיון הצורני(במשקפיים משפטיות)לסימני מסחר קיימים ועוד.
 
ככל שתתבצע הבדיקה המשפטית בזמן וכראוי, ניתן יהיה להפיק ממנה את המיטב ולשלבה בתהליך המיתוג באופן שיבטיח את העצמתו בדרך של רישום המותג כסימן מסחר רשום. יש לציין כי על ציר הזמן תהליך המיתוג עצמו יכול לקחת זמן רב מראשיתו ועד השקת המותג ולכן אם נמצא מותג כשיר לרישום וזמין מבחינה משפטיתאין כל טעם להמתין עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר. ממילא, בחינת הבקשה ותהליך הרישום לוקחים בדרך כלל זמן רב ולכן רצוי להקדים ככל האפשר בהגשת הבקשה לרשם סימני המסחר על מנת שההגנה המשפטית למותג תקום מהר ככל האפשר. בנוסף, במקרים לא מעטים עשויות להיות מוגשות בקשות לרישום סימני מסחר זהים או דומים על ידי גופים אחרים ואז עשויה לצמוח חשיבות גם לעיתוי הגשת הבקשה. אמנם, שלא כמו בדיני הפטנטים, אין כלל בדיני סימני המסחר אשר לפיו "כל הקודם זוכה", אולם מועד הגשת הבקשה בהחלט עשוי להוות עובדה אשר בה הרשם יתחשב בבואו לקבל הכרעה, למשל בהליכי תחרות ע"פ סע' 29 לפקודת סימני המסחר.